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International Technology License Agreement - Relevant Aspects




by:
Gonzalo J. Sanchez
Sanchez, Lupi & Associates - Buenos Aires Office

 
November 12, 2009

Previously published by Prensario TI Empresas on November 2005

Contratos de Licenciamiento Internacional de Tecnología: Aspectos Relevantes

En el número 50 traté los aspectos financieros más importantes que debe contemplar un contrato de licenciamiento internacional de tecnología. En este número trataré otros aspectos igualmente relevantes, tales como: provisión de conceptos, duración, control de calidad, asistencia técnica, sublicenciamiento, terminación, jurisdicción y ley aplicable. Habitualmente tanto el titular de la propiedad intelectual sobre la tecnología (licenciante) como el co-contratante usuario de la misma (licenciatario) están entusiasmados con la posibilidad de iniciar el negocio lo antes posible y olvidan negociar estos temas, o no le dan adecuado tratamiento, por lo cual muchas veces no quedan debidamente plasmados en el contrato.

Conceptos

Definir conceptos de aquellos aspectos relevantes del negocio evita confusiones particularmente en las transacciones internacionales. Esto es así, porque en diferentes países los mismos términos pueden tener distinto significado, o un significado más amplio o restrictivo, o tener una connotación distinta. Por ejemplo, en el sistema angloamericano, otorgar una "licencia exclusiva" significa que el licenciante está  impedido de otorgar otras licencias del producto en cuestión, e inclusive él mismo no puede operar el producto en el territorio definido en el contrato. Sin embargo, en el derecho francés, "licencia exclusiva" ha sido tradicionalmente entendido para significar que el licenciatario no puede sublicenciar a otro para que opere dentro del territorio definido en el contrato, pero el licenciante puede operar el producto licenciado.

Por ello, entiendo que es clave definir en un capítulo separado los conceptos que van a manejar las partes para asegurarse que son interpretados en el mismo sentido.

Duración

Al negociar un contrato, es crucial determinar la duración del mismo y de cada una de sus cláusulas.  Tenemos que distinguir entre la duración del contrato en sí de la duración de las obligaciones del contrato. Por ejemplo, un contrato puede ser válido por 2 años renovables, sin embargo, las cláusulas de confidencialidad pueden tener una validez mayor.

Control de Calidad

En un acuerdo que incluye una licencia para usar la marca, el licenciante debe asegurarse que el contrato contenga cláusulas relativas a un adecuado control de calidad que le permita verificar que los bienes  producidos o servicios prestados bajo su marca sean de la calidad adecuada. No incluir una provisión de esta naturaleza puede invalidar el registro de la marca en el país de que se trate.

Asistencia Técnica

Con respecto a la asistencia técnica es preciso determinar si quién recibe la asistencia técnica va a ser también responsable por la traducción de cualquier documento que se reciba a otro idioma. También, si quienes vengan al país a ofrecer la asistencia técnica deben tener o no entrenamiento en español, y quien afrontará los gastos asociados al viaje y hospedaje de la gente que provee asistencia técnica.

Sublicenciamiento

Debe ser cuidadosamente establecido en el contrato si el licenciatario tiene el poder de otorgar una sublicencia o no. Hay que tener en cuenta que en la práctica, si el licenciante otorga el derecho al licenciatario de otorgar sublicencias, el licenciante tendrá acceso casi nulo a los sublicenciatarios, y por ende el control que ejerza será cercano a nulo también.

Terminación

La cláusula de terminación define cómo y porque va a finalizar el acuerdo. Es muy importante no usar una cláusula modelo en el contrato, sino realmente pensar cuales son las circunstancias por las cuales la empresa realmente desearía terminar el acuerdo en todo o en parte, y cuales serian las consecuencias de dicha terminación.

Las posibles causas de terminación son muchas, por ejemplo, se pueden incluir causas relacionadas a la situación del país del licenciatario o del licenciante, o a un cambio de control de alguna de las empresas, o bien el lapso de tiempo sin que se alcancen ciertos objetivos, por ejemplo de venta. 

También hay que pensar si se quiere renovar el contrato y por que plazos si las cosas marcharon bien.

Jurisdicción y Ley Aplicable

Finalmente, hay que determinar claramente cual va a ser la ley y la jurisdicción aplicable en caso de un conflicto. Así, a un empresario argentino le convendrá que la ley y jurisdicción Argentina sea la aplicable al contrato.

Hay que tener especial cuidado con las cláusulas de arbitraje. Por ejemplo, es muy común que en contratos con empresas norteamericanas aparezcan cláusulas que fijen jurisdicción en casos de conflicto en tribunales arbitrales ubicados en Estados Unidos, los cuales inclusive se rigen por sus propias normas de procedimientos y según lo pactado, pueden decidir el caso en base a legislaciones norteamericanas y estar conformados por varios árbitros.  Demás esta decir que los elevados costos e incertidumbre que generaría para una empresa Argentina litigar en estos términos en el extranjero. Muchas veces las empresas no ponderan en su total magnitud el efecto económico de estas cláusulas arbitrales y sin quererlo se colocan en un estado de total indefensión, lo cual puede ser explotado por sus contrapartes.

En conclusión el contrato de licencia internacional es un buen vehículo para exportar tecnología, pero su éxito depende de su precisa redacción y del tratamiento acabado de temas claves involucrados en la transacción. Es difícil tratar estos temas cuando todos en la empresa están entusiasmados en la nueva relación comercial. Por ejemplo, no es muy popular preguntar qué es lo que puede salir mal. Sin embargo, es en la etapa de redacción y negociación cuando hay que darle una atención cuidadosa a estos temas para que la relación comercial sea duradera y se desarrolle sin inconvenientes.



 

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